VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2016

В России нечто похожее получило название «правило треугольника», родившееся из постановлений Президиума ВАС РФ по товарным знакам "НЕВСКОЕ", "LIVIA" и "NIVEA"². В своей статье «Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики»³ к.ю.н. B.B.Старженецкий определил «правило треугольника» как три группы критериев, которые должны анализировать суды при рассмотрении споров о столкновении различных средств индивидуализации.

Несомненно, российские суды стали его применять, но надлежащим ли образом?

Итак, целью данной работы является сравнительный анализ подходов континентальной и российской правовых систем к разрешению споров в области товарных знаков, основанному на применении правила треугольника, а также предложение рациональных способов его применения.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

1) анализ российского законодательства и судебной практики по вопросам применения «правила треугольника»;

2) предложение варианта применения каждой группы критериев к рассмотрению споров по товарным знакам;

3) анализ зарубежного подхода в рамках данной тематики через призму законодательства и судебной практики.

1. Различительная способность товарного знака

Как уже было сказано, «правило треугольника» представляет собой три группы критериев.

Во-первых, это различительная способность. Только при наличии различительной способности можно говорить о том, что товарный знак выполняет основную функцию индивидуализации, позволяющей отличить товары и услуги одного производителя от товаров и услуг другого. То есть это способность средства индивидуализации указывать на конкретного производителя товара или лицо, оказывающего услуги, и вызывать в сознании потребителя с ним определенного рода ассоциации.

Анализу данного критерия необходимо уделять как можно больше внимания, это вершина «треугольника», с которой нужно начинать чертеж.

Формально понятие различительной способности нигде не закреплено, поэтому с момента вынесения указанных выше постановлений велись и до сих пор ведутся дискуссии по поводу того, «что это за фрукт и с чем его едят».

К примеру, по мнению B.B. Старженецкого, различительная способность есть «сила обозначения», степень которой может варьироваться. А М.Я. Эпштейн эти понятия разделяет и в статье «Трактовка понятия различительной способности товарных знаков в судебной практике»⁴ высказывает мнение о том, что различительная способность обозначения в принципе либо есть, либо ее нет, степени она не имеет. Он пишет, что если товарный знак зарегистрирован, то наличие его различительной способности подтверждено, а при рассмотрении споров нужно рассматривать известность товарных знаков, их популярность, хорошую репутацию и т.п.

На мой взгляд, в какой-то части нельзя не согласиться с каждым из авторов: различительная способность регистрируемого товарного знака, в первую очередь, является условием его охраноспособности, а затем уже являет собой совокупность признаков, отличающих товарный знак от других обозначений.

Как показывает практика, российские суды недооценивают значимость критерия различительной способности, и ее анализ обычно сводится к тому, что если товарные знаки не имеют звукового (фонетического), смыслового (семантического), графического (визуального) сходства, то значит, обладают различительной способностью. К примеру, в деле Воронежского арбитражного суда № А14-11509-2015 по товарным знакам «MENTOS Радуга» и «Радуга» суд рассматривал фонетические и графические различия, количество используемых шрифтовых единиц и количество словесных элементов и т.п., и пришел к выводу об отсутствии нарушений прав правообладателя ввиду полного несовпадения графических элементов сравниваемых обозначений, не беря во внимание иные обстоятельства дела. Можно не заниматься «буквоедством», и в рамках анализа различительной способности указать, что обозначение «MENTOS» популярно и известно потребителю, обладает высокой степенью различительной способности ввиду того, что как самостоятельное слово не употребляется и ассоциируется у потребителя с конкретным производителем, более того, оно является доминирующим в словосочетании «MENTOS Радуга», поэтому не паразитирует на товарном знаке «Радуга» и нарушений прав правообладателя последнего нет.

Вообще, различительная способность должна быть основана на индивидуальности товарного знака, его запоминаемости потребителем и узнаваемости, неких ярких особенностях, присущих только этому обозначению. Поэтому самой высокой степенью различительной способности обладают вымышленные обозначения – потребитель либо знает товары и услуги под таким товарным знаком, либо нет, и риск введения его в заблуждение снижается до минимума. Более того, оригинальные элементы обозначений, которые не носят описательного характера, считаются изначально сильными⁵.

Данный подход устоял в практике американских судов, согласно которой в понятие «сила товарного знака» включаются два элемента: изначально присущая товарному знаку сила (различительная способность самого товарного знака) и коммерческая сила (вторичное значение, которое товарный знак приобретает впоследствии при использовании на рынке). Существует пять категорий товарных знаков, обладающих разной степенью изначально присущей силы обозначения. Наибольшей обладают, как уже было сказано, вымышленные (фантазийные) товарные знаки. Затем – произвольные товарные знаки, которые имеют собственное значение, но в данной области не использующееся, например, «Apple» для техники. Ассоциативные товарные знаки имеют меньшую силу ввиду того, что для определения природы знака потребителю нужно использовать воображение и построить ассоциативный ряд. Описательные товарные знаки и свободные товарные знаки (вошедшие во всеобщее употребление для обозначения определенного вида товара) считаются изначально слабыми, однако описательные знаки могут получить защиту, если в результате использования приобрели коммерческую силу. Такое разделение товарных знаков на категории помогает дать оценку различительной способности обозначения.

В рамках российского правопорядка понятие «сила товарного знака» (равно коммерческая сила товарного знака в США) размыто и не имеет точных критериев, но в его рамках логично рассматривать установление приоритета товарного знака, его известность среди потребителей и репутацию, востребованность товаров и услуг под этим товарным знаком, оценку стоимости товарного знака. Если ранее зарегистрированное обозначение имеет высокие показатели по данным критериям, то, возможно, речь идет о паразитировании, то есть использовании репутации чужого товарного знака для извлечения необоснованных выгод.

В России такое поведение правообладателей признается актом недобросовестной конкуренции и иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав, что нарушает запрет, установленный п. 9 ст. 4, ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В странах Евросоюза это называется «riding on the coat-tails» (дело L’Oréal v. Bellure⁶), что дословно переводится как «ездить на фалдах», и также запрещено.

В таких случаях необходимо «наказывать» недобросовестных субъектов аннулированием регистрации товарного знака и присуждением выплаты компенсации или возмещения убытков.

Если субъект использует чужой товарный знак в своей деятельности, но без умысла извлечения из этого использования выгод, при этом права правообладателя объективно не нарушаются, то в удовлетворении исковых требований необходимо отказать. Как, например, в деле N А40-123053/14⁷, арбитражный суд Московского округа оставил кассационную жалобу ОАО «ГАЗ» без удовлетворения. По мнению ОАО «ГАЗ» использование принадлежащего ему товарного знака "Бегущий олень" ОАО "ТЕХНОФОРМ" в своей рекламе антифризов является незаконным использованием товарного знака, а именно – нарушением положений антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Однако суды указали на отсутствие недобросовестной конкуренции, поскольку деятельность ОАО "ГАЗ", связанная с производством автомобилей, не соответствует деятельности ОАО "ТЕХНОФОРМ", которая, в свою очередь, заключается в производстве антифризов. За защитой прав нужно обращаться в суд, если они действительно нарушены и это влечет неблагоприятные последствия для правообладателя. В данном случае, законным интересам ОАО «ГАЗ» не был причинен вред.

Когда отсутствует смешение или риск смешения товаров и услуг в сознании потребителя, то необходимо рассматривать такой спор, опираясь на правило треугольника, и большое внимание уделить именно различительной способности. Потребитель понимает, что хотя товарные знаки похожи, они произведены разными хозяйствующими субъектами, и выбирает товары под тем товарным знаком, которому он доверяет. Обычно это и есть широко известные, популярные товарные знаки, обладающие значительной коммерческой силой – ситуация тривиальна в случае однородности товаров. Таким образом, однозначно более сильный товарный знак позволит «уничтожить» товар, маркированный более слабым.

Если товары не однородны, но степень различительной способности всё же высока, то правовая охрана таких известных товарных знаков может распространяться и в отношении неоднородных товаров, несмотря на то, что они не были признаны в установленном порядке общеизвестными товарными знаками – такая позиция была изложена в постановлении ВАС РФ по делу товарного знака «Vacheron Constantin»⁸. Товары разного класса МКТУ можно признать однородными, если потребитель считает, что конкретный производитель мог выпустить эти товары, и пойти по сценарию однородности товаров. Так, в деле по товарному знаку «PARMIGIANI»⁹ суд признал одежду (25-й класс), аксессуары (18-й класс) и часы (14- й класс) применительно к обстоятельствам данного дела однородными товарами, и, учитывая известность и репутацию обозначения, обязал Роспатент аннулировать регистрацию товарных знаков со словесным обозначением «PARMIGIANI» по соответствующим свидетельствам Российской Федерации полностью.

И, наконец, если товарный знак «слабый», не пользуется популярностью на рынке и не обладает высокой репутацией, то за нарушение прав его правообладателя должно быть предусмотрено соответствующее наказание – размер компенсации за такое нарушение минимален.

2. Сходство до степени смешения

Вторым критерием «правила треугольника» является сходство обозначений истца и ответчика до степени смешения.

Как российские, так и американские суды устанавливают общее сходство товарных знаков с учетом общего впечатления звукового (фонетического), смыслового (семантического) и графического (визуального) сходства.

Тот факт, что, по мнению потребителя, товарные знаки характеризуют похожие свойства и качества товаров, однозначно не приводит к ошибочному допущению о происхождении товаров из одного источника, но если потребитель относит товарные знаки к одному источнику происхождения, то сходство обозначений до степени смешения налицо.

Если использовать обозначение, сходное до степени смешения с другим, то в США права будут считаться нарушенными, если потребитель на этом основании введен в заблуждение; в России же – если использован товарный знак, принадлежащий третьему лицу, в выпускаемых Вами товарах. Таким образом, зарубежный правопорядок ориентирован на потребителя, а российский – на правообладателя, притом, что товарный знак призван на помощь именно потребителю для отличия товаров и услуг разных производителей. Например, в США в сравнительной рекламе можно использовать известный товарный знак, если только не указывать ложных сведений о нем¹⁰. Предполагается, что таким образом выражается свобода конкуренции и реализация права потребителя на информацию, в результате чего он вправе выбрать понравившийся ему товар. В России такое использование известного товарного знака было бы признано актом недобросовестного поведения.

Всё же положительные тенденции изменения в российской судебной практике уже наметились: Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от 23 декабря 2015 года по делу № А40-26211/2015 прямо указал на то, что нарушение прав можно установить только тогда, когда правообладатель действительно использовал товарный знак в своей деятельности. Из материалов указанного дела следует, что истец является правообладателем спорного словесного товарного знака, однако суд нижестоящей инстанции не установил оснований для констатации факта нарушения исключительных прав истца ответчиком. Для взыскания компенсации или убытков мало обладать правом на товарный знак, его нужно использовать в своей деятельности, иначе о причинении вреда не может быть и речи. В ходе рассмотрения данного дела суд пришел также к выводу о том, что действия истца по взысканию с ответчика компенсации свидетельствуют о злоупотреблении правом.

Более того, лица, злоупотребляющие правом, зачастую игнорируют вопрос о заинтересованности в споре и пользуются тем, что бремя доказывания невиновности лежит на ответчике. Хотя, если бы действовала презумпция, согласно которой потерпевший¹¹должен доказать противоправность действий/бездействия ответчика, его вину и действительный ущерб, можно было бы сократить число злоупотреблений. Если объективно нарушены права и причинен вред, то не составит труда это доказать; подозрение вызывает тот, кто уклоняется от ответа на вопросы.

Еще один интересный пример из судебной практики, когда суд не стал рассуждать о злоупотреблении правом, а просто в своем решении сослался на отсутствие схожести до степени смешения – дело арбитражного суда Свердловской области №А60-1071/2015 о привлечении ЗАО «Имком» (далее – Общество) к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ. В отзыве на заявление о привлечении к ответственности Общество ссылалось на чрезвычайно слабую различительную способность товарного знака «Комбат», особенно для товаров и услуг, так или иначе связанных с военной областью, которая сложилась еще давно на основании культурных, исторических посылок, а также действий иных лиц. Правообладатель не принимал участия в формировании такой известности, но лишь присвоил ее и создал иллюзию наличия нарушенного права. На самом деле, суд эту позицию услышал, но опять же обошел ее стороной.

Как уже было сказано, вопрос недобросовестности рассматривается не всегда, хотя возможность есть: в постановлении по товарному знаку «Метод Ульзибата»¹² Суд по интеллектуальным правам закрепил возможность признания судом регистрации товарного знака злоупотреблением не только в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, но и в рамках любых других дел, связанных с регистрацией и использованием товарных знаков. Это позволило суду «выходить за рамки рассмотрения спора» и в необходимых случаях поднимать вопрос о добросовестности поведения хозяйствующего субъекта. До этого у судов на этот счет были «отговорки». Например, как следует из материалов дела по товарному знаку «Тамбовский волк»¹³, индивидуальный предприниматель зарегистрировал это общеизвестное выражение и известил производителей однородной продукции о регистрации на свое имя этого товарного знака; арбитражный суд Тамбовской области обосновал это как реализацию исключительного права на использование товарного знака. Но неужели необоснованное использование репутации обозначения, приобретенной им в результате деятельности многих субъектов, нельзя считать недобросовестной конкуренцией?

Предложенные варианты борьбы с недобросовестным поведением являются мерами последовательными, хотелось бы отметить и меры превентивные.

Если лицо намеревается извлечь выгоду из использования в своей деятельности обозначения, сходного до степени смешения с другим (особенно, если это товарный знак, обладающий хорошей репутацией), то необходимо это выявить и пресечь еще на стадии регистрации.

За рубежом такой подход уже устоялся. Так, например, в Законе США «О товарных знаках»¹⁴содержится положение, согласно которому можно подать заявку на регистрацию товарного знака на основании «добросовестного намерения» его использовать (“bona fide intent”). Управление по патентам и товарным знакам США выдает регистрацию, если в течение определенного периода времени начинается использование обозначения в деятельности.

Против регистрации товарного знака может быть подано возражение. В ходе рассмотрении спора оппонент должен доказать, что у заявителя отсутствует добросовестное намерение использовать товарный знак в будущем. Заявитель, в свою очередь, представляет письменные доказательства, подтверждающие это намерение. Их отсутствие, за исключением уважительных причин, оппонент может использовать как обоснованное доказательство того, что заявитель не планировал ввести товарный знак в оборот. Такую позицию приняла Судебно-апелляционная палата по товарным знакам США в деле Boston Red Sox Baseball Club LP и Sherman. Годом позже, в решении по делу Honda v.Winkelmann появилось еще одно требование: заявитель должен ссылаться на факты, подтверждающие возможность и готовность использовать товарный знак для индивидуализации товаров к моменту подачи заявки на его регистрацию.

В России при оспаривании регистрации рассматривают не наличие добросовестности в использовании товарного знака, а наличие недобросовестности, так как в соответствии с ч. 5 ст. 10 ГК РФ принцип добросовестности презюмируется. В случае, если лицо не намерено использовать по назначению товарный знак в будущем, на стадии регистрации трудно доказать недобросовестность в рамках российского правопорядка. Выяснение, добросовестно ли действует лицо к моменту регистрации товарного знака, конечно, не исключает, но снижает риск его недобросовестного поведения в дальнейшем.

При таком подходе, как у зарубежных коллег, заявитель вынужден на начальном этапе реально оценивать свои возможности и иметь основания для регистрации обозначения. Просто зарегистрировать «обозначение-привидение» представляется сложным, так как оно не предназначено для введения в оборот, а при регистрации необходимо продемонстрировать необходимость в ней. Вполне обоснованно и разумно задавать вопрос «Зачем Вы регистрируете товарный знак?» с самого начала.

Сначала также нужно выявлять объективную вероятность возникновения смешения, что невозможно без учета степени близости товаров и услуг, а также других факторов.

3. Однородность товаров (услуг)

Согласно п. 45 Правил¹⁵, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На международном уровне, в частности в рекомендациях ВОИС¹⁶, по общему правилу однородными (схожими, но не идентичными) являются товары, когда при их реализации под товарным знаком, сходным до степени смешения, у потребителей складывается впечатление, что они происходят из одного источника, от одного производителя, при этом принимаются во внимание все обстоятельства дела, включая род товаров, цели, для которых они используются, торговые каналы, через которые они реализуются, но особенно - происхождение (природа) товара и обычные места продажи.

В Российской Федерации используется такой же подход к определению и анализу однородности товаров, что закреплено законодательно¹⁷.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На необходимость рассмотрения всех признаков, касающихся однородности товаров и услуг, указывает судебная практика. Так, в деле по ООО «Артлайф» против «Др. Тайсс Натурварен ГмбХ» (Dr. Theiss Naturwaren GmbH)¹⁸суд кассационной инстанции при определении однородности товаров исходил лишь из проверки идентичности товаров по классификации МКТУ, не беря во внимание другие значимые признаки. Это привело к тому, что заявитель необоснованно получил возможность извлекать выгоду из использования «сильного», известного товарного знака и его репутации на рынке, нанося ущерб законным интересам его первоначального производителя, а также к введению в заблуждение потребителя относительно хозяйствующего субъекта, выпускающего товары под данным товарным знаком, и качества этих товаров. Такое решение суда противоречит позиции Президиума ВАС РФ по делу от 24.12.2002 № 10268/02, согласно которой классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг, что вполне обоснованно, иначе мы сталкиваемся с излишним формализмом без учета всех обстоятельств.

Позиции судов по товарным знакам «PARMIGIANI», «Vacheron Constantin» еще раз это доказывают.

Кроме того, что при установлении однородности товаров и услуг необходимо рассматривать как можно больше признаков, во внимание необходимо брать и два других критерия «правила треугольника». Как показывает практика, «равнобедренные треугольники» встречаются редко. Например, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные¹⁹, чем выше относительная различительная способность знака, например, широко известного, тем меньше учитывается однородность товаров и больше уделяется внимания их схожести.

Заключение

Первые три критерия иностранного «мультифактор-теста» легли в основу правила треугольника, остальные критерии российские суды, так или иначе, рассматривают в разных группах «треугольника». Этими критериями выступают:

1. вероятность того, что продукт правообладателя попадет на рынок предполагаемого нарушителя;

2. доказательства фактического смешения;

3. намерения предполагаемого правонарушителя;

4. качество маркированных товарными знаками продуктов;

5. искушенность потребителей.

Правило треугольника должно служить эффективным инструментом для наиболее полного и многогранного рассмотрения вопроса о том, действительно ли конкретное обозначение выполняет главную функцию средства индивидуализации товаров и услуг. Критерии «правила» должны анализироваться в совокупности и подтверждать, что использование обозначения не нарушает прав других правообладателей.

Необходимо разумное, правильное применение «правила треугольника», основанное на опыте, как российских судов, так и опыте иностранных коллег.

Список литературы

1.https://zakon.ru/discussion/2016/01/20/pravilo_treugolnika_ili_precedentnoe_pravo_vozvrashhaetsya

2.http://ipcmagazine.ru/trademark-law/legal-regulation-of-non-use-of-the-trademark-in-the-usa

3.http://www.fr.com/news/trademark-applicants-beware-us-trademark-office-raises-bar-for-demonstrating-a-bona-fide-intent-to-use-mark-in-us-commerce/

4. http://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

5. http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191404

6.http://www.tverlib.ru/otdel_lib/patentcenter/seminar/20110623/omelko%20how%20to%20aquire%20tm%20rights%20in%20the%20us-rus.pdf

7. http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct22/ref_usa.pdf

8. http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_482?starblind=100#I

9. http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition07&issid=2007002000&docid=26